Rambler's Top100
Журнал ЮРИСТ

Авторы журнала «Юрист» – специалисты в различных областях юриспруденции, руководители ведомств, ученые и практики. Здесь публикуются статьи отечественных и зарубежных экспертов; консультации и интервью; исторические материалы и многое другое. Публикации тематически и содержательно отражают сложность и противоречивость развития отечественной юриспруденции. По вопросам, которые могут быть интересны широкому кругу юридической общественности, на страницах «ЮРИСТа» можете выступить и Вы. Среди наших читателей – юристы, работники правоохранительных органов, финансисты и экономисты, депутаты, промышленники и предприниматели Республики Казахстан.

Новости на Zakon.kz

Юридический форум

Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ»
В настоящее время юридические статьи публикуются в Библиотеке Параграфа
Октябрь, №10,2013
Теория

Теоретические и практические проблемы исчерпания исключительных прав

 

 

А. Амангельды, к.ю.н., докторант НИИ частного права

 

Немногим более 200 лет назад в экономический оборот вошел новый вид объекта - результаты интеллектуальной деятельности. До этого в нем участвовали только материальные объекты - природные ресурсы и результаты материального производства. Правовую основу их экономического оборота составляло право собственности. На новом этапе объектом рыночных отношений стал принципиально новый объект - нематериальный.

Развитие современных технологий привело к увеличению масштабов и резкому росту интенсивности использования объектов интеллектуальной собственности, которая постепенно становится важнейшим фактором общественного производства. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации приобретают значение одного из основных объектов экономического оборота.

В последние десятилетия стала особенно актуальной проблема создания адекватного современным условиям юридического обеспечения общественных отношений, связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности. В ряде зарубежных стран рынок авторских прав приносит до семи процентов валового национального продукта. Почти столько же в развитых странах приносит так называемая промышленная собственность. Растет число стран, в которых интеллектуальная собственность (ИС) обеспечивает формирование более чем одной шестой части государственных бюджетов.

Однако попытки научного осмысления понятия ИС, правового регулирования связанных с ней отношений, правового режима результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, отраслевой принадлежности права ИС и других, связанных с ИС вопросов породили серьезные разногласия среди ученых-юристов, особенно среди специалистов в области гражданского права. Развитие современных технологий требует постоянного совершенствования законодательства об ИС, которое должно обеспечить адекватную современным условиям охрану объектов права ИС на национальном и международном уровнях. В последнее время проблематике отношений в сфере оборота результатов ИС уделяется достаточно большое внимание в научных правовых исследованиях. Однако проблемы права ИС чаще всего исследуются преимущественно с точки зрения необходимости совершенствования охраны отдельных видов объектов ИС или усиления защиты отдельных прав. Пока недостаточно изученными являются вопросы исчерпания исключительных имущественных прав или, как еще его называют, «параллельного импорта». Такое положение говорит о том, что исследования в данной области имущественных прав проведены не полностью, и данной проблеме уделено слишком мало внимания. Такая постановка вопроса невольно порождает значительные трудности для правоприменительной практики в вопросах использования в гражданском обороте результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав на них.

В битве сошлись, с одной стороны, параллельные импортеры, не имеющие согласия на ввоз товара правообладателя, а с другой - правообладатели вместе с официальными дилерами и дистрибьюторами, главным оружием были формулировки законов, а полем сражения стали суды всех уровней /1/. Интерес к исследованию проблемы исчерпания исключительных прав возрос еще и потому, что развивается рынок импорта товаров и услуг, тем более что прямо принцип исчерпания исключительных прав в Казахстане урегулирован законодательством, но это не позволяет избежать проблем.

Проектом Основ гражданского законодательства государств - членов ЕврАзЭС предусмотрен данный институт. Так, в основах содержится, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств - членов ЕврАзЭС непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. Родившееся в условиях рыночной экономики исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации дает его обладателю возможность получать доход или извлекать прибыль из использования этого результата или средства путем его самостоятельного использования (что в большей мере характерно для средств индивидуализации) либо распоряжения самим исключительным правом (что в большей степени относится к результатам интеллектуальной деятельности).

В последнем случае цель достигается введением соответствующего объекта исключительного права в гражданский оборот посредством различных сделок, по общему правилу, возмездных. Тем самым исключительное право на распространение этих объектов (в виде экземпляров произведения, изобретения в изделиях, товарного знака на товаре и т.п.) осуществляется, по терминологии закона - исчерпывается, и на дальнейшем обращении соответствующих материальных носителей юридически не сказывается /2/.

Под исчерпанием интеллектуальных прав (англ. - exhaustion) понимается прекращение контроля правообладателя за судьбой товара, с выраженным в нем объектом ИС, при условии правомерного введения объекта в гражданский оборот. В строго юридическом значении - это ограничение исключительных прав. Не утрата, а именно ограничение, поскольку субъективные права действуют, но не применяются в конкретном случае. Стоит пользователю выйти за разрешенные рамки свободного использования, исключительные права напоминают о себе. Неблагоприятные последствия (санкции) в результате такого напоминания могут быть довольно ощутимыми /3/.

Из источников Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) «исчерпание» означает одно из ограничений прав ИС. Как только продукт, охраняемый правом ИС, был сбыт на рынке либо вашим малым и средним предприятиям (МСП), либо другими с вашего согласия, права ИС на коммерческую эксплуатацию этого данного продукта не могут более осуществляться вашим МСП, поскольку они «исчерпаны». Иногда это ограничение называется также «доктрина первой продажи», поскольку права на коммерческую эксплуатацию данного продукта заканчиваются после первой продажи продукта. Если иное не указано в законодательстве, то ваше МСП не может более контролировать последующие акты перепродажи, аренды, займа или других форм коммерческого использования третьими сторонами. Достигнуто достаточно широкое согласие в отношении того, что это применяется, по крайней мере, в условиях внутреннего рынка /4/. В этой связи следует отметить, что в действующем законодательстве Республики Казахстан единственное положение, которое в определенной степени касается данного аспекта, это пункт 3 статьи 964 ГК, который гласит, что ограничения исключительных прав, признание этих прав недействительными и их прекращение (аннулирование) допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных ГК и иными законодательными актами.

В юридической литературе исчерпание делят по территориальному признаку:

- национальный - исключительные права исчерпываются при первом правомерном введении в гражданский оборот внутри страны происхождения товара с выраженным в нем объектом интеллектуальной собственности в гражданский оборот внутри страны происхождения товара (Россия, США, Китай);

- международный - исключительные права исчерпываются при соблюдении тех же исходных условий независимо от региона (Япония, Швейцария);

- региональный - исключительные права исчерпываются с началом оборота в одной из стран-партнеров (Европейский союз) /5/.

Исходя из данной классификации, очевидно, что в основы закрепили принцип регионального исчерпания исключительных прав. При этом следует отметить, что важным признаком исчерпания является правомерное введение товара в гражданский оборот. При применении международной модели возникает так называемый «параллельный импорт» товаров, первоначально введенных в имущественный в имущественный оборот в любой стране мира /6/. Серым, или параллельным, импортом называется ввоз (импорт) на территорию страны товаров - носителей (форм) объектов исключительных прав, осуществляемый не самими обладателями этих исключительных прав или лицами, действующими по их поручению («официальными дилерами»), а третьими (посторонними) лицами, т.е. предпринимателями, закупившими эти товары за границей от своего имени и за свой счет у того же самого правообладателя или пресловутых дилеров и самостоятельно ввезшими их на территорию этой страны /7/.

На сайте ВОИС даются свои комментарии по поводу данного принципа. Параллельный импорт означает импорт товаров за рамками каналов распределения, о которых имеется договоренность с изготовителем. Поскольку изготовитель/владелец ИС не имеет договорной связи с параллельным импортером, импортируемые товары иногда называются «товары серого рынка», что на деле не совсем точно, поскольку как таковые товары являются оригинальными, и лишь каналы распределения не контролируются изготовителем/ владельцем ИС. Основываясь на праве на импорт, которым право ИС наделяет собственника ИС, последний может попытаться возразить против такого импорта с тем, чтобы разделить рынки. Однако если маркетинг продукции за границей владельцем ИС или с его согласия приводит к исчерпанию внутреннего права ИС, право на импорт также исчерпывается, и на него нельзя более ссылаться в действиях против такого параллельного импорта /8/. Таким образом, параллельный импорт может считаться нарушением национального режима исчерпания, а его правообладатель утрачивает так называемый контроль своего права при первом правомерном введении объекта исключительных прав в имущественный оборот.

Сейчас в литературе ведутся дискуссии, какой из видов исчерпания следует использовать, это имеет важное значение для Казахстана, ибо он практически не изучен. Вышеуказанные принципы имеют различные последствия в зависимости от того, применяет ли страна импорта по причинам законодательства или своей политики концепцию национального, регионального или международного исчерпания. Концепция национального исчерпания не позволяет собственнику ИС контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок собственником ИС или с его согласия. Однако собственник ИС (или его уполномоченный представитель) может все же возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рынках за границей, на основе права на импорт. В случае регионального исчерпания первая продажа охраняемой продукции собственником ИС или с его согласия ведет к исчерпанию любых прав ИС в отношении этих данных продуктов не только внутри страны, но и во всем регионе, и против параллельного импорта в регионе более нельзя возражать на основе права ИС. Если страна применяет концепцию международного исчерпания, права ИС считаются исчерпанными, как только продукция была продана собственником ИС или с его согласия в любой части мира /9/.

Обращаясь к российскому опыту, рассмотрим пример из судебной практики. Известная швейцарская фирма имеет патенты на формулу лекарственного средства в России. Российская компания утверждала, что она улучшила формулу и произвела опытный образец лекарства с целью испытания его свойств и передачи на регистрацию после окончания действия патента швейцарской фирмы в 2010 году.

Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском о запрете действий российской компании. Нижестоящие суды исковые требования удовлетворили. Высший арбитражный суд эти решения отменил, полагая, что защита швейцарской компании исчерпывается правами в имущественном обороте. Никаких доказательств того, что опытная партия образцов имеет значительное количество и поступила в рыночный оборот, представлено не было. Имущественные права швейцарской фирмы нарушены не были. Как отмечают авторы, рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2001 года и соответствующие статьи документов Всемирной торговой организации (ВТО) нацеливают на то, что патентообладатели лекарственных средств не имеют права на ограничение создания новых эффективных лекарств, доступных широким слоям населения.

Не менее общественно значимым оказалось и дело о «параллельном импорте» немецкого автомобиля марки Porsche Cayenne. Автомобиль был продан в Германии, но затем перепродан в Соединенных Штатах Америки, где его купила российская компания. Компания «Порше Руссланд» обратилась к российской таможне с требованием об аресте контрафактного товара в связи с нарушением ее прав на товарный знак. «Порше Руссланд» владела исключительной лицензией на товарный знак в РФ и полагала, что лишь автомобили Porsche Cayenne, проданные ее дилерами, могут считаться легально ввезенными в РФ. Автомобиль был арестован, и нижестоящие суды признали такие действия таможни законными. Однако Высший арбитражный суд отменил это решение, посчитав, что в данном случае автомобиль выпущен в имущественный оборот правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков контрафакта (незаконного воспроизведения товарного знака), за который предусмотрена административная ответственность в виде конфискации товара. Однако в рамках данного дела не был решен вопрос о возможности «параллельного импорта» в РФ.

Анализ зарубежной судебной практики по этому вопросу позволяет сделать вывод, что в отношении прав на товарный знак преобладает международная модель: если товар маркирован и законно выпущен в оборот в стране происхождения, права на товарный знак исчерпаны на всех рынках /10/.

Т. Нешатаева полагает, что международный принцип исчерпания прав на товарный знак эффективен, соразмерен и согласуется с особенностями правовых функций товарных знаков /11/. По нашему мнению, вопрос применения вида исчерпания исключительных прав не может быть решен без точного выявления последствий применения каждого из данных видов. В соответствии с определением, данным в ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Закон РК о товарных знаках), «товарный знак, знак обслуживания - это обозначение, зарегистрированное или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц».

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в РК товарный знак без согласия владельца, но пункт 3 статьи 964 ГК допускает ограничения исключительных прав.

М.В. Лабзин предлагает понимать глубже это право, запрещающее третьим лицам (конкурентам) использовать такое же или сходное обозначение, не позволяет им перенести на себя результаты труда и инвестиций производителя, обогатившись тем самым за его счет /12/.

Будучи видом абсолютного права, исключительное право на товарный знак имеет некоторые особенности.

Объект исключительного права на товарный знак нематериален.

Возникновение исключительного права на товарный знак связано с фактом государственной регистрации. При этом исключительное право на товарный знак ограничено перечнем товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Исключительное право имеет территориальные пределы - поскольку товарный знак охраняется в пределах государства (государств), на территории которого он зарегистрирован.

Исключительное право на товарный знак имеет временные пределы.

Для исключительного права на товарный знак характерно особое содержание (совокупность правомочий).

Субъектом исключительного права на товарный знак могут быть только юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Исключительное право на товарный знак является имущественным правом, поскольку и сам товарный знак, и право на него обладают определенной ценностью и призваны удовлетворить материальный интерес правообладателя.

Для исключительного права на товарный знак характерна его отчуждаемость: любые сделки с товарным знаком имеют своим объектом именно право на товарный знак, который будучи нематериальным объектом, не может быть отчужден сам по себе.

Для исключительного права на товарный знак характерен институт исчерпания прав: правообладатель товарного знака не вправе запретить использование товарного знака другим лицам в отношении товаров, введенных под таким товарным знаком им самим или с его согласия в гражданский оборот на территории РФ.

Возникновение и осуществление исключительного права связано с необходимостью учитывать и защищать интересы потребителей товаров, маркированных товарным знаком.

Исключительному праву на товарный знак присущи специальные способы защиты /13/.

Очевидно существование проблемы, разрешение которой требует выработки четкой позиции, но она пока в Казахстане не до конца изучена. С одной стороны, правообладатель товарного знака не вправе запретить использование товарного знака другим лицам в отношении товаров, введенных под таким товарным знаком им самим или с его согласия в гражданский оборот, а с другой - исключительное право правообладателя пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

В Российской Федерации битва уже выиграна, победителем признан правообладатель. Многочисленные судебные прецеденты в настоящее время свидетельствуют, что законодательство о товарных знаках и положения о защите исключительных прав должны применяться в следующем порядке. Правообладатель товарного знака имеет исключительное полномочие на ввоз из-за рубежа на территорию РФ его собственного товара, на котором товарный знак был применен им или с его согласия, а сам товар был правомерно введен в оборот на территории какой-либо другой страны, не России. Неразрешенный ввоз таких товаров правообладателя в России является нарушением исключительного права на товарный знак, но при этом не образует состав административного правонарушения. То есть правообладатель имеет право запрещать такой ввоз его собственного товара посредством иска о защите гражданского права и требовать выплаты компенсации, но к административной ответственности (а тем более уголовной) импортера и российского продавца привлечь нельзя /14/.

Мы считаем, что данная позиция вполне справедлива, нельзя не учитывать интересов правообладателя товарного знака, тогда нет никакого смысла в процедурах регистрации товарного знака и уступки прав на товарный знак. И это касается не только правообладателей товарных знаков, такое правило должно распространяться на всех обладателей исключительных прав. Нельзя сказать, что казахстанское законодательство не решает проблему исчерпания исключительных прав. Так, Законом от 12 января 2012 года  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» были внесены поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми были предусмотрены нормы, касающиеся исчерпания исключительных прав.

Подпункт 6 статьи 12 Патентного закона РК гласит, что не признается нарушением исключительного права патентообладателя ввоз на территорию Республики Казахстан, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя».

Статья 19 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» дополнена пунктом 7 следующего содержания: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия». Таким образом, очевидно, что законодатель применил национальный принцип исчерпания, что не позволяет правообладателю контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок правообладателем или с его согласия, но все же он может все же возражать против импорта оригинальных товаров, сбываемых на рынках за границей, на основе права на импорт. По нашему мнению, при разрешении споров необходимо прежде всего исходить из интересов правообладателя. Но принцип исчерпания существует с целью ограничения прав обладателей исключительных прав при распространении товаров, содержащих объект ИС, в целях гибкости для последующего распространения товаров и их свободного перемещения.

ГК РФ решает эти проблемы четко, в соответствии со статьей 1272 которого если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1293 кодекса /15/. Указанным исключением являются случаи применения права следования.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия /16/. По мнению некоторых ученых, отсутствие в законодательстве положений об исчерпании исключительного права становится серьезнейшим препятствием для реализации таких основополагающих начал организации современной экономики, как свобода перемещения товаров, свобода конкуренции, неприкосновенность собственности. Достижению этого способствует, конечно же, международный режим исчерпания. Вместе с тем считается, что его повсеместное (универсальное) применение могло бы без достаточных оснований умалить возможности обладателей исключительных прав по извлечению прибыли от эксплуатации объектов исключительных прав; стремлением к тому, чтобы избежать такого рода упреков, и объясняется практика применения большинством государств (включая РФ) в отношении ключевых результатов национального режима исчерпания исключительных прав на них /17/.

Тем не менее, как и в РФ, в Казахстане тоже установлен национальный режим исключительных прав, вместе с тем для этих государств с принятием основ будет действовать региональный принцип исчерпания, поскольку в связи с введением единого экономического пространства национальный режим исчерпания будет лишь препятствием для свободного перемещения товаров по территории ЕврАзЭС, суды будут обречены на массовую подачу исков о нарушении исключительных прав правообладателей.

Другой проблемой действия принципа исчерпания является распространение товаров посредством использования Всемирной глобальной сети Интернет. Данную проблему обозначил Д.А. Братусь, по мнению которого, Интернет - категория внепространственная. Следовательно, главный критерий принципа исчерпания - место введения в гражданский оборот - в рассмотренных случаях не соблюдается /18/. Разрешая проблему действия ограничений при распространении товаров посредством сети Интернет, сложно определить территорию коммерческой эксплуатации и факт первого правомерного введения товаров, содержащих объект ИС, в гражданский оборот, то есть основные критерии в данном случае трудно идентифицировать.

 

Литература

1. Лабзин М.В. Параллельный импорт: право против эмоций. Патенты и лицензии. № 7. 2011. С. 2.

2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. А.Л. Маковского. Иссл. центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 299.

3. Братусь Д.А. Проблемы исчерпания исключительных прав. Юрист. № 11. 2011. С. 64.

4. http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm.

5. Братусь Д.А. Проблемы исчерпания исключительных прав. Юрист. № 11.2011. С. 67.

6. Нешатаева Т. Проблема исчерпания исключительных прав в судебной практике Российской Федерации. Юрист. № 4. 2011. С. 79.

7. Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник. М: Юрайт. 2012. С. 461.

8. http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm.

9. http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm.

10. Нешатаева Т. Указ. соч. С. 79.

11. Нешатаева Т. Указ. соч. С. 79.

12. Лабзин М.В. Указ. соч. С. 7.

13. Шпак Е.С. Исключительное право на товарный знак. Законодательство. № 5. 2009. С. 27-29.

14. Лабзин М.В. Параллельный импорт: право против эмоций. Патенты и лицензии. № 7. 2011. С. 3.

15. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. А.Л. Маковского. Иссл. центр частного права. М.: Статут, 2008. С. 299.

16. Там же. С. 208.

17. Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник. М: Юрайт. 2012. С. 461.

18. http://www.zakon.kz/page,1,1,4453168-svobodnyjj-rynok-i-iskljuchitelnye.html.

 

Здесь должны быть комментарий